Das Bilski-Verfahren

Worum es geht

Bernard Bilski und Rand Warsaw hatten ein Patent über eine Methode zur Absicherung von Risiken im Rohstoffhandel beantragt. Das amerikanische Patentamt (USPTO) lehnte den Antrag ab. Dagegen zogen Bilski und Warsaw vor Gericht. Das für Patentfälle zuständige Berufungsgericht (CAFC) gab dem Patentamt recht: das beantragte Verfahren sei nicht patentfähig, das es sich um eine abstrakte Idee handle. Das liesse sich durch den machine-or-transformation test herausfinden, nach dem ein Verfahren nur dann patentfähig ist, wenn es (1) durch eine bestimmte Maschine umgesetzt wird, d.h. eine, die speziell entwickelt und angepasst wurde, um das Verfahren in einer Weise durchzuführen, die nicht konventionell oder trivial ist oder aber (2) einen Artikel von einem Ding oder Zustand in einen anderen umwandelt.
Bilski legte gegen diese Entscheidung Berufung vor dem Obersten Gericht der USA (SCOTUS) ein und dieses nahm den Fall 2009 zur Entscheidung an. Das wurde mit grossen Interesse zur Kenntnis genommen, da das Gericht sich seine Fälle sehr sorgfältig aussucht und der SCOTUS schon seit 1981 (Diamond v. Diehr) keine Entscheidung mehr zu den Grenzen der Patentierbarkeit gefällt hatte. In Anbetracht der grossen technischen Veränderungen seit 1980 und der immensen Zunahme von Patenten auf Software und Geschäftsmethoden käme - insbesondere im US-amerikanischen case law System - einer Entscheidung des SCOTUS daher besondere Bedeutung zu. Das grosse Interesse zeigte sich auch in Form von ca. 100 amicus curiae briefs, das heisst Stellungnahmen von nicht direkt am Verfahren beteiligter, aber interessierter Seite, darunter auch der FFII (ACB des FFII).

Ganz spezifisch und konkret geht es in dem Verfahren darum, ob der Patentantrag zurecht abgelehnt wurde. Im weiteren, darum, ob die Ablehnung durch den CAFC korrekt begründet wurde - und damit darum, ob diese Begründung in Zukunft als Grundlage für Entscheidungen über Patentierbarkeit herangezogen werden kann. Im weitesten Sinne ging es um die Grenzen der Patentierbarkeit.

Zeitlicher Ablauf

Das Urteil des SCOTUS

Das Urteil des SCOTUS hat mehrere Bestandteile. Einstimmig bestätigten die neuen Richter die Ablehnung des beantragten Patents durch CAFC und USPTO. Bilskis "Erfindung" ist nicht patentierbar.

In ihren weitergehenden Aussagen zur Patentierbarkeit waren die Richter tief gespalten. Vier Richter unter Führung von Anthony Kennedy (und mit teilweiser Zustimmung von Antonin Scalia) sprachen sich für eine sehr enggefasste Entscheidung aus: neue Kriterien für Patentierbarkeit müsse das gericht nicht festlegen, allerdings sei der machine-or-transformation Test als alleiniges Kriterium dafür nicht geeignet. Sie vertraten den Standpunkt, dass der Gesetzgeber §101 des US Patentgesetzes (USC 35 §101) bewusst weit gefasst habe und dass auch ganz neuartigen Technologien (wie der Software aus Sicht des Industriezeitalters) die Möglichkeit des Patentschutzes offenzuhalten sei. Die unteren Instanzen wurden angewiesen auf Basis von §101 auszuarbeiten, wann ein Verfahren patentierbar ist. Selbst wollten die Richter dazu nicht Stellung nehmen.

Die Minderheit von vier Richtern unter der Führung von John Paul Stevens vertraten die Ansicht, dass es geboten wäre, die Grenzen der Patentierbarkeit explizit abzustecken, da unter den bisher verwendeten Kriterien zu viele abstrakte Ideen Patentschutz erhielten und dadurch Innovation gebremst werde.

Bewertung

Das Urteil stellt insofern einen Fortschritt dar, als das vor 2008 gültige Patentierbarkeitskriterium aus dem State Street Bank v. Signature Financial Group Verfahren ("ein nützliches, konkretes und greifbares Ergebnis") welches das Tor für Software- und Geschäftsmethodenpatente weit öffnete, nicht bestätigt wurde. Insofern wird der CACF darin bestätigt, dass die Patentierbarkeitstests enger gefasst werden müssen, um Patente auf abstrakte Ideen auszuschliessen. Allerdings wird der dafür vom CAFC entwickelte machine-or-transformation Test als hinreichendes Kriterium verworfen. Es wird jedoch anerkannt, dass es sich dabei um ein "nützliches Untersuchungsmittel" handele. Der SCOTUS überlässt es dem CAFC, bessere Kriterien zu entwickeln und dabei die angemessen Abwägung zwischen dem Interesse von Erfindern auf Schutz ihrer Innovation und dem aller anderen auf Schutz vor Monopolen auf abstrakte Ideen zu finden. Dabei wird auf die früheren SCOTUS-Entscheidungen Benson, Flook und Diehr verwiesen, in denen Algorithmen als abstrakte Ideen als nicht patentierbar erklärt wurden.

Das Bilski-Verfahren als ganzes kann man also sicher als Erfolg im Kampf gegen Softwarepatente auffassen: State Street ist gekippt und die Richter haben unterstrichen, dass die Patentierbarkeit von abstrakten Ideen zu beschränken ist und angedeutet, dass allenfalls wenige Geschäftsmethoden solch eine Beschränkung überstehen. Bzgl. Software ist das Urteil zwiespältiger; die Mehrheitsmeinung will einerseits Patentierbarkeit nicht kategorisch ausschliessen. Andererseits sind Softwarepatente meist Patente auf abstrakte Ideen und die Betonung von Benson, Flook und Diehr lässt sich als Bestätigung softwarepatent-kritischer Entscheidungen interpretieren.
Es ist bemerkenswert, dass die Passagen aus der Mehrheitsmeinung, die am softwarepatentfreundlichsten klingen (etwa die, in der die Befürchtung geäussert wurde, dass der machine-or-transformation Test Unsicherheiten bei der Patentierung von Software und anderen neuen Technologien bewirken könnte) keine Mehrheitsmeinung darstellen, da Richter Scalia ihnen nicht beitrat. Das heisst, dass diese Passagen in künftigen Verfahren nicht als Präzedenzfall zählen.

Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass allen Richtern und v.a. John Paul Stevens die Gefahren zu weitreichender Patentierbarkeit sehr bewusst sind. Stevens zitiert u.a. Bessen, Maskin, Meurer und Lessig um zu belegen, wie wichtig es ist, Patente auf abstrakte ideen zu verhindern.

Zentrale Zitate aus dem Urteil

aus der Mehrheitsmeinung

aus Richter Stevens' und Richter Breyers zustimmenden Begründungen

Reaktionen

Das langerwartete Urteil rief schnell eine Fülle von Reaktionen hervor. Naturgemäß sind die meisten Reaktionen in Englisch, daher wird das im folgenden nicht extra vermerkt.

Patententscheidungen nach Bilski

Die Beschwerdekammer des US-Patentamts hat in ersten Entscheidungen über Patentanträge schon auf den Bilski-Spruch des SCOTUS Bezug genommen und erste Softwarepatent-Anträge abgelehnt. In ex parte Proudler wurde die vom Patentprüfer ausgesprochene Ablehnung aufgehoben; die Beschwerdekammer führte als Ablehnungsgrund an, dass es sich um eine abstrakte Idee handle und verwies den Fall zurück an die untere Instanz.

Weitere Ressourcen

Ältere Artikel

Bilski (zuletzt geändert am 2010-07-29 21:36:58 durch ggiedke)

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